Afbeelding: fashionising.com
Inleiding
Een beetje modekenner herkent in de collecties van H&M, Zara en andere ‘Kalverstraat-winkels’ duidelijk de collecties van de grote modehuizen. Dat huidskleurige colbert lijkt net die van Stella McCartney, die wikkeljurk heeft wel wat weg van een ‘Diane von Furstenbergje’ en zagen we dat bloemetjesprintje niet voorbij komen bij Dolce & Gabbana? Hoewel het namaakgehalte bij kleding nog valt te betwisten, is duidelijk dat de winkelketens zich door de designers lieten inspireren. De crème de la crème van het na-apen is terug te zien in de tassenbranche. Nog meer dan bij kleding wordt er nagemaakt bij designertassen. Zo’n beetje elk merk heeft inmiddels een ‘Chanel 2.55’ in de collectie, beter bekend als een - meestal zwart - schoudertasje met een doorgestikt patroon en een ketting als hengsel. Hoe kan het dat deze producten op de markt kunnen bestaan? Wat kunnen de grote modehuizen beginnen tegen na-apers? En is het wel wenselijk dat bescherming wordt geboden aan grote modehuizen?
In dit artikel wordt de wenselijkheid onderzocht van intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming tegen namaaktassen (uitgebreider dan de vorige keer). Eerst zal een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van namaak. Vervolgens zal worden weergegeven welke intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming er open staat tegen fake bags. Tot slot wordt gekeken of deze bescherming wel wenselijk is.
Je hebt namaak en je hebt namaak
Dat de ene namaak de andere niet is, kan blijken uit het materiaal en de afwerking van de betreffende tas. Juridisch is het echter interessanter te kijken wat het is dat is nagemaakt. Is dat het logo, de vorm of de print? Om te spreken van namaak in juridische zin is het niet van belang dat de merknaam dan wel het logo daadwerkelijk is overgenomen. Ook een typisch vorm of onderscheidend kenmerk kan een merk zijn. Grofweg zijn er drie types fake bags te onderscheiden:
1 tassen welke claimen van een bepaald merk te zijn door hetzelfde logo te voeren;
2. tassen welke een ander logo voeren; en
3. tassen welke geen logo voeren.
De eerste categorie lijkt wellicht het makkelijkst om aan te pakken, maar gezien het bovengenoemde maakt dit wettelijk geen verschil. Alle vormen van namaak kunnen op grond van art. 2:20 Benelux Verdrag intellectuele eigendom (hierna: BVIE) worden aangepakt, indien zij een overeenstemmend teken voeren die de waren een onderneming onderscheiden. Met andere woorden: tegen een merkloze tas die de typische ‘2.55-kenmerken’ heeft zou Chanel zeker kunnen optreden.
In China en omstreken is men een kei in het namaken van tassen. Naast het gebruiken van echt leer en kleine details veranderen de namakers vaak één letter aan het woordmerk van de oorspronkelijke merkhouder. ‘Chanel’ wordt ‘Channel’ of ‘Calvin Klein’ wordt ‘Cavlin Klien’. Ook wordt soms een letter uit het label geknipt. Dit tevergeefs, omdat hierbij nog steeds bij het publiek verwarring ontstaat, inhoudende het gevaar van associatie met het merk (vlg. art. 2:20 lid 1 sub b BVIE).
Juridische bescherming
Merkenrecht
De hiervoor genoemde bescherming kan de merkhouder toekomen op grond van het merkenrecht. Als merken kunnen onder andere worden beschouwd benamingen, letters, cijfers, vormen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden (vlg. art. 2.1 BVIE). Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op het moment dat de merkhouder zich op bescherming beroept.[1] Vereist is dat het merk is ingeschreven en – indien nodig – verlengd. Mits het merk onderscheidend vermogen behoudt is de beschermingsduur van een merk middels verlengingen oneindig (vlg. art. 2.9 BVIE).
Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt werken op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Een tas kan zo een werk zijn, indien die een ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ bezit en het ‘persoonlijk stempel van de maker’ draagt.[2] Het eerste criterium vereist dat het werk nieuw was toen het ontstond. Het tweede criterium ziet erop “dat er sprake moet zijn van een vorm die resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest”.[3] Indien een tas wordt nagemaakt, maar daarbij enkele dingen worden veranderd, kan er sprake zijn van andere keuzes. Hiermee kan een wederom een nieuw werk zijn ontstaan (vlg. art. 10 lid 2 Auteurswet). De namaker zal echter vaak proberen de replica zo veel mogelijk hetzelfde te maken als het oorspronkelijke werk. In dat geval lijkt bescherming op grond van het auteursrecht makkelijk in te roepen.
Bescherming op grond van de Auteurswet kan worden ingeroepen tot 70 jaar na het overlijden van de maker van het werk (vlg. art. 37 Auteurswet).
Modellenrecht
Het model van een tas kan worden beschermd voor zover het model nieuw is en een eigen karakter heeft (vlg. art. 3.1 BVIE). Een model is niet nieuw indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen ten opzichte van het reeds bestaande model. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van depot (vlg. art. 3.3 BVIE). Een modelrecht heeft een maximale geldigheidsduur van 25 jaar (vlg. art. 3.14 BVIE).
Octrooirecht
Hoewel het minder voor de hand ligt dan voorgaande IE-rechten, kan ook het octrooirecht een uitkomst bieden. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid (vlg. art. 2 Rijksoctrooiwet). Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een technische sluiting van een tas. Het octrooirecht geldt maximaal twintig jaar (vlg art. 36 lid 6 Rijksoctrooiwet).
N.B. Om internationaal bescherming te genieten, bijvoorbeeld tegen de namaak-handel in China, zullen (Europese) designers verder moeten hebben gekeken dan bovenstaande regelgeving. Merkenrechtelijk is er een internationaal merk aan te vragen middels de Schikking van Madrid. Ten aanzien van het auteursrecht, het modellenrecht en het octrooirecht gelden respectievelijk de Berner Conventie, de Overeenkomst van ’s-Gravenhage en de Patent Cooperation Treaty.
Valkuilen
Geen bescherming (meer)
Het aanschaffen van een Hermès Birkin-bag van 10.000 euro mag dan vrij bijzonder zijn; de tas an sich is dat niet bepaald. Weinig tierlantijn en een weinig afwijkende vorm. De meest gewilde tas op aarde is gewoon rechthoekig en lijkt eigenlijk best veel op de Bayswater van Mulberry. En laat een tas die niet onderscheidend (meer) is, niet nieuw en origineel is, en geen andere totaalindruk wekt dan reeds voor het publiek beschikbaar gestelde tassen, nou niet (meer) voor IE-rechtelijke bescherming in aanmerking komen.
Daarbij komt ook dat de tassen die het meest nagemaakt worden klassieke tassen zijn. Ik noem een Chanel 2.55 en een (alweer) Hermès Birkin. Mocht eerstgenoemde al IE-bescherming zijn toegekomen, dan is het de vraag of zij nu nog beschermd wordt. De Chanel 2.55 stamt uit 1955. Enige model- of octrooirechtelijke bescherming zou reeds zijn vervallen. Het merkenrecht zou een uitkomst kunnen bieden, indien de Chanel 2.55 nog steeds onderscheidend vermogen toekomt. Met de talloze replica’s in omloop, is dat nog maar de vraag. Het vangnet zou hem in het auteursrecht kunnen zitten. Nu dit recht bescherming biedt tot 70 jaar na de dood van de maker, zou de Chanel 2.55 hiermee gered kunnen worden. Coco Chanel overleed immers in 1971. Een eventueel auteursrecht zal pas in 2041 aflopen.
Hermès zit in hetzelfde schuitje. Nu de eerste Birkin-bag in 1984 werd gemaakt, gebaseerd op een model uit 1982, is enig model- dan wel octrooirecht reeds komen te vervallen. De vraag is hier wederom of de tas auteursrechtelijke bescherming toekomt en/of de Birkin nog steeds onderscheidend vermogen bezit. Beschermen is zo makkelijk nog niet.
Slaafse nabootsing
Indien tassen niet (meer) beschermd kunnen worden tegen namaak op grond van enig IE-recht,
is het de vraag of nog een beroep kan worden gedaan op slaafse nabootsing. Slaafse nabootsing is
een vorm van ongeoorloofde mededinging, gebaseerd op de onrechtmatige daad (vlg. art. 6:162
BW). Voorwaarde voor slaafse nabootsing is dat het nagebootste product eerder was en een
onderscheidend karakter bezit. Ook mag de replica geen nodeloos verwarringsgevaar wekken.
Verwarringsgevaar is nodeloos indien er zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en
bruikbaarheid een andere vorm kon worden gekozen.[4] Slaafse nabootsing biedt een
soortgelijke bescherming als de intellectuele eigendomsrechten. Echter, wanneer die laatste
bescherming niet meer opgaat, komt het nagebootste product op grond van de negatieve
reflexwerking vaak ook geen vervangende bescherming meer toe.[5] Negatieve reflexwerking
houdt in dat indien geen ie-bescherming kan worden ingeroepen, dat vaak met zich meebrengt
dat een beroep op slaafse nabootsing ook geen kans van slagen heeft. Slaafse nabootsing kan een
bescherming bieden die soortgelijk is als die op grond van de ie-rechten. Hiermee wordt beoogd
geen eindeloos monopolie te verlenen.[6]Uitputting Uitputting houdt in dat wanneer een product eenmaal met toestemming van de gerechtigde op de markt is gebracht, deze vrijelijk verder kan worden verhandeld. Indien dat dus in Turkije is gebeurd, kan er na import in Nederland meer weinig tegen gedaan worden. Nationale uitputtingsregels zijn namelijk ook in buitenland toepasbaar.[7]
Solving the problem?
Is het wenselijk om aan designers intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming te verlenen tegen namaaktassen? Naar mijn mening zijn designers en ‘namakers’ geen concurrenten. Een potentiële koper van een Chanel 2.55 verandert echt niet van mening door het zien van een replica voor een fractie van de prijs. Wie een designerstas wilt, koopt simpelweg een designertas. Intellectueel eigendom vormt een uitzondering op de vrije mededinging.[8] Moet de markt in dit geval niet weer worden opengegooid, nu de concurrentie niet in het geding is? Echter, de talloze fake bags tasten wel de exclusiviteit van een designertas aan. En laat dit tegengaan nu juist ook de ratio van het intellectuele eigendomsrecht zijn.[9]
Conclusie
Dat designers worden nageaapt is een feit. De grootste namaakmarkt richt zich op tassen. Hoe kan het dat deze fake bags kunnen bestaan? Kunnen designers zich hier tegen beschermen?
Er zijn verschillende juridische beschermingsmogelijkheden. Indien het merk van de merkhouder wordt gebruikt kan het merkenrecht een uitkomst bieden. De vormgeving kan worden beschermd door middel van het modellenrecht. Is de na te maken tas een werk in de zin van de Auteurswet, dan kan bescherming worden ingeroepen op grond van het auteursrecht. Uitvindingen om en aan een designertas kunnen worden beschermd door het octrooirecht.
Veel designertassen zijn echter niet onderscheidend, nieuw, origineel en wekken geen andere totaalindruk dan reeds voor het publiek beschikbaar gestelde tassen. Deze tassen kunnen niet IE-rechtelijk worden beschermd. Klassieke tassen als de Chanel 2.55 en de Hermès Birkin komt nog maar beperkte bescherming toe, nu een model- en octrooirecht slechts maximaal vijfentwintig respectievelijk twintig jaar voortduurt. Een beroep op slaafse nabootsing heeft in beide gevallen nog weinig kans van slagen, doordat het gebrek aan IE-rechtelijke bescherming voor een negatieve reflexwerking zorgt.
Ook worden veel fake bags geïmporteerd uit het buitenland. Dit brengt met zich mee dat de IE-rechten die (nog) gelden worden uitgeput. Met andere woorden: doordat de tas eenmaal rechtmatig op de markt is gebracht, kan deze daarna vrijelijk worden verhandeld.
Echter, is het wel wenselijk dat designers bescherming zouden kunnen inroepen tegen namaaktassen? Moet de vrije markt in dit geval weer worden geopend? Mensen die 10.000 euro willen neertellen voor een Birkin-bag, zullen niet snel op de markt een namaakexemplaar van vijf euro kopen. Designers en namakers lijken geen concurrenten te zijn. De vele replica’s tasten daarentegen wel de exclusiviteit van de designertassen aan. Hoe dit probleem nu opgelost wordt? Wie het weet mag het zeggen! Tot ik een succesvol advocaat ben hoop ik het in ieder geval nog even met mijn Birkin uit Hong Kong te kunnen doen.
[1] BenGH 19 december 1997, BIE 1998, 227 (Beaphar/Nederma).
[2] HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme).
[3] HR 30 mei 2008, NJ 2008, 311, LJN BC5012 (Endstra-tapes).
[4] HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hijskraan).
[5] HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca).
[6] HR 20 november 2009, LJN: BJ6999, BIE 2010/1 (Lego/Mega Brands).
[7] HvJEG 16 juli 1998, zaak C-355/96 (Silhouette/Hartlauer).
[8] Van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectueeleigendomsrechten, Zwolle 1994, p. 167.
[9] Ch. Chielen e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 3.
